[1] 주문자상표부착생산 방식(OEM 방식)에 의한 수출의 경우, 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 상표를 사용한 자(=원칙적으로 주문자)
[2] 甲 등이 등록상표 “ ”의 등록권리자 乙을 상대로 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 상표등록취소심판청구를 한 사안에서, 주문자상표부착생산 방식에 의한 수출에서 주문자가 통상사용권자에 해당하는지에 관하여 아무런 심리도 하지 아니한 채 수출자가 통상사용권자에 해당하지 않는다는 이유로 등록상표에 취소사유가 있다고 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

[1] 상표법 제2조 제1항 제1호는 “상표”란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.”라고 규정하고 있는바, 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출의 경우 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단하면서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다.
[2] 甲 등이 등록상표 “ ”의 등록권리자 乙을 상대로 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 상표등록취소심판청구를 한 사안에서, 실사용상표 “ ”를 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표로 볼 경우 등록상표가 통상사용권자인 丙 주식회사에 의하여 정당하게 사용되었다고 볼 여지가 충분한데도, 주문자상표부착생산 방식에 의한 수출에서 주문자인 丙 회사가 등록상표의 통상사용권자에 해당하는지에 관하여 아무런 심리도 하지 아니한 채 수출자인 丁 주식회사가 통상사용권자에 해당하지 않는다는 이유로 등록상표에 취소사유가 있다고 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.
1. 상표법 제2조 제1항 제1호는 “상표”란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.”라고 규정하고 있는바, 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출에 있어서는 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단함에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다.

2. 원심판결 및 원심이 적법하게 채용한 증거들에 의하면, ① 지정상품을 ‘냉면’으로 하는 이 사건 등록상표 “ ”(상표 등록번호: 생략)의 전 상표권자인 소외 1의 남편 소외 2는 2003년경 일본에서 냉면 유통업체인 주식회사 한아유통(이하 ‘한아유통’이라고만 한다)을 운영하면서 우리나라에 본거지를 둔 주식회사 백제물산(이하 ‘백제물산’이라고 한다)으로부터 주문자상표부착생산 방식으로 이 사건 등록상표가 포장에 표시된 냉면 제품을 공급받아 일본 내에서 판매한 사실, ② 소외 1은 한아유통이 주문자상표부착생산 방식으로 백제물산으로부터 이 사건 등록상표가 포장에 표시된 냉면 제품을 공급받은 것에 대하여 아무런 이의를 제기한 바 없는 사실, ③ 소외 2는 2005년 12월경 주식회사 오성(五星, 한글 음역은 ‘고세이’이다)(이하 ‘오성’이라고만 한다)에 한아유통의 주식 전부를 양도하고, ㉠ 소외 2는 한아유통과 한아유통의 주요 거래처와의 거래관계 승계 등 양도일 이후에도 한아유통의 업무가 종전과 같이 원활하게 계속되도록 오성 및 한아유통에게 최대한 협조하고(제7조), ㉡ 한아유통이 소유하거나 소외 2 또는 제3자로부터 한아유통이 사용허락을 받고 있거나, 소외 2와 한아유통이 공동으로 소유하거나 사용허락을 받고 있는 재산권이 존재하는 경우에는, 소외 2는 양도일 이후에도 이러한 재산권의 소유 또는 사용허락이 해당 소유 또는 사용허락에 관한 계약에 의거해 계속되는 것을 방해하지 아니하며(제8조 제1항), ㉢ 소외 2는 한아유통이 일본 특허청에 등록사용하고 있는 ‘宋家の冷麵’ 상표권과 한국 특허청에 등록사용하고 있는 이 사건 등록상표의 상표권을 양도한다(제11조)고 약정한 사실, ④ 이로써 오성의 자회사가 된 한아유통은 2006년 초 ‘주식회사 오성상사’(이하 ‘오성상사’라고만 한다)로 상호를 변경하고(이하 상호 변경과 관계없이 ‘한아유통’이라 한다), 종전과 같이 백제물산으로부터 주문자상표부착생산 방식으로 아래와 같은 실사용상표가 포장에 표시된 냉면 제품을 공급받아 일본 내에서 판매한 사실, ⑤ 실사용상표는 그 표장이 으로 이 사건 등록상표와는 색채의 유무, 좌측 상단에 가 표시되어 있는 점, 냉면그릇 옆쪽에 설명 문구가 부기되어 있으며, ‘韓國直送’이 ‘韓國本場’으로 변경된 점에서 차이가 있는 사실, ⑥ 한편 백제물산은 한아유통으로부터 주문받은 냉면 제품들을 한아유통이 특정하는 대로 오성상사로 상호 변경되기 전에는 이 사건 등록상표를 포장에 표시하고, 오성상사로 상호 변경된 후에는 실사용상표를 포장에 표시하여 전량 한아유통에 공급하여 왔고, 누구에게도 이 사건 등록상표에 대한 상표사용료를 지급한 적이 없는 사실을 알 수 있다.
위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 한아유통은 주문자상표부착생산 방식으로 백제물산으로부터 이 사건 등록상표나 실사용상표가 포장에 표시된 냉면 제품을 공급받았으므로 이 사건 등록상표나 실사용상표는 한아유통에 의하여 사용된 것으로 보아야 하고, 한편 1인 주주인 소외 2가 대표이사이던 한아유통은 2003년경 묵시적으로 전 상표권자인 소외 1로부터 이 사건 등록상표의 사용허락을 받았다고 봄이 상당하므로 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하며, 그 주주가 소외 2로부터 오성으로 변경되어 오성의 자회사가 되고 그 상호가 오성상사로 변경되었더라도 통상사용권이 소멸하였다고 볼 만한 다른 특별한 사정이 없는 한 한아유통은 이 사건 등록상표의 통상사용권자임에는 변함이 없다.
그렇다면 실사용상표를 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표로 볼 경우에는 이 사건 등록상표는 그 통상사용권자인 한아유통에 의하여 정당하게 사용되었다고 볼 여지가 충분히 있다. 그럼에도 원심은 주문자인 한아유통이 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하는지 여부에 관하여 아무런 심리도 하지 아니한 채 수출자인 백제물산이 통상사용권자에 해당하지 않는다는 이유로 이 사건 등록상표가 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구’에 의하여도 그 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음을 증명하지 못한 경우에 해당한다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 필요한 심리를 다하지 아니하였거나 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.